На второй круг: что делать, если Роспатент отказал в регистрации товарного знака

Регистрация товарного знака – процесс непредсказуемый. Предприниматель вкладывает время и деньги в разработку бренда, подаёт заявку, но получает отрицательное решение. Многие на этом сдаются, считая отказ окончательным. Но в большинстве случаев решение можно оспорить, если знать, на каком основании оно вынесено и как выстроить стратегию защиты. О причинах отказов и способах отстоять свой бренд порталу Biz360.ru рассказала исполнительный директор патентного бюро «Железно» Елена Лучинина.

Роспатент проверяет каждую заявку на соответствие требованиям Гражданского кодекса РФ: основания содержатся в ст. 1483 ГК РФ. Если обозначение не проходит экспертизу, заявитель получает предварительный отказ с указанием конкретных оснований. Наиболее распространены следующие восемь причин.

Причина № 1. Введение потребителя в заблуждение

Если название, логотип или другие элементы товарного знака могут создать у покупателя ложное представление о товаре, его производителе или месте производства, Роспатент откажет в регистрации. 

Это касается нескольких аспектов: места производства и местонахождения производителя, самого производителя и сведений о товаре. 

Пример. Компания из Подмосковья подаёт заявку на знак «Швейцарский стандарт» для линейки часов. Роспатент отклоняет заявку, поскольку название формирует у потребителя ожидание, что продукция произведена в Швейцарии. Аналогично были бы отклонены обозначения вроде Italian Leather для сумок российского производства: покупатель вправе рассчитывать на итальянское происхождение товара, увидев такое название. 

Причина №2. Противоречие общественным интересам и нормам морали 

Обозначения, которые содержат нецензурные, оскорбительные или провокационные элементы, не подлежат регистрации. Эта оценка носит субъективный характер. То есть эксперт Роспатента определяет на свой взгляд, может ли знак вызвать негативную реакцию у значительной части потребителей. 

Пример. Отказ в регистрации товарного знака получил интернет-магазин нижнего белья Cicipici. Эксперты решили, что элементы бренда носят непристойный характер. 

Причина №3. Сходство с наименованием места происхождения товара (НМПТ) 

НМПТ – это особый вид обозначения, указывающий на географическое происхождение товара, качество которого определяется природными условиями или традициями данной местности. Такие наименования находятся под усиленной защитой. 

Пример. Попытка зарегистрировать товарный знак «Вологодский премиум» для молочной продукции будет отклонена. «Вологодское масло» – зарегистрированное НМПТ, и со словом «вологодский» или производным от него не получится зарегистрировать товарный знак на молочную продукцию. 

То же касается «Тульского пряника», «Оренбургского пухового платка» и ряда других защищённых наименований. 

Причина №4. Использование государственной символики или изображений культурных и природных ценностей 

Государственные гербы, флаги, эмблемы международных организаций, а также изображения объектов культурного наследия нельзя включать в товарные знаки без специального разрешения. 

Пример. Дизайнер разрабатывает логотип для сувенирной продукции, включив в него флаг РФ. В этом случае потребуется согласие от Геральдического совета при президенте РФ. Если оно будет получено, элементы государственной символики указываются в заявке на регистрацию товарного знака в качестве неохраняемых элементов. 

Причина №5. Неохраняемые элементы в составе знака 

Если товарный знак полностью состоит из общеупотребительных слов, описательных характеристик товара или общепринятых обозначений, ему будет отказано в регистрации. Такие элементы не обладают различительной способностью: они описывают товар, а не выделяют его среди конкурентов. 

Пример. Название «Свежий хлеб» для пекарни будет отклонено, потому что оно лишь описывает свойство продукта. Также не регистрируются общепринятые сокращения (ООО, ИП), указания на вид товара (молоко, обувь), общепринятые знаки и символы (?, #, °C, $). 

Причина №6. Сходство с названием известного произведения или персонажа

Названия литературных, кинематографических и других произведений, а также имена известных персонажей охраняются авторским правом. Регистрация товарного знака с такими элементами без согласия правообладателя невозможна. 

Пример. Предприниматель подаёт заявку на товарный знак «Чебурашка» для линейки детских игрушек. Роспатент отказывает, так как персонаж принадлежит правообладателям, и без их письменного согласия использование этого имени в коммерческих целях недопустимо. 

Причина №7. Совпадение с именем известной личности 

Имя, псевдоним или портрет известного человека нельзя зарегистрировать как товарный знак без его письменного согласия. Если известный человек уже умер, то потребуется согласие его наследников. 

Причина №8. Сходство с другим товарным знаком или заявкой на регистрацию 

Это самое частое основание для отказа. Если поданное обозначение сходно до степени смешения с уже зарегистрированным знаком или с более ранней заявкой в тех же или смежных классах МКТУ (Международной классификации товаров и услуг), регистрация невозможна. 

Сходство оценивается по трём критериям: 

• фонетический (звучание);

• графический (визуальное сходство);

• семантический (смысловое значение). 

Достаточно совпадения хотя бы по одному из них. 

Примеры.Знаки «Каптика» и Kanmuka написаны на разных языках, но визуально они похожи.Знаки TRIOKO и TROIKO отличаются порядком букв, но по общему восприятию они тоже схожи. Edison Home и Edison House. Home и House – синонимы (с англ. «дом», «жилище»). Знаки имеют практически одинаковое значение, а значит, они сходны. 

Помимо формальных оснований, существуют ситуации, когда отказ становится следствием ошибок самого заявителя. Роспатент не придирался – проблема в подготовке заявки. 

Некачественная проверка бренда перед подачей заявки 

Многие предприниматели подают заявку, проверив название только через бесплатные онлайн-сервисы или вовсе ограничившись поиском в интернете. Такие инструменты не дают полной картины. Вне поисковой выдачи остаются заявки, находящиеся на рассмотрении в Роспатенте, не анализируется фонетическое сходство и изобразительные знаки. 

Пример. Владелец кафе проверил название MorningBrew через онлайн-сервис и не нашёл совпадений с уже зарегистрированными товарными знаками. Но на стадии экспертизы выяснилось, что за две недели до его заявки другая компания подала заявку на знак Morning Brew в том же классе. Итог – отказ, потерянное время и деньги на госпошлину. Профессиональная проверка с анализом сходства выявила бы эту проблему ещё до подачи заявки. 

Несвоевременные или неграмотные ответы на запросы Роспатента 

В процессе экспертизы Роспатент может направить заявителю запрос. Это происходит, если при подаче заявки не хватило какого-то документа или же обозначение не соответствует какому-либо требованию. Заявителю даётся время, чтобы исправить недочёты или представить доводы в защиту обозначения. Очень важно ответить вовремя и грамотно. Иначе заявку можно потерять. 

Пример. Предприниматель получил предварительный отказ по основанию сходства с чужим знаком. Вместо того чтобы подготовить аргументированный ответ с анализом различий и ссылками на судебную практику, он написал короткое письмо: «Наши знаки разные, прошу пересмотреть решение». Роспатент не учёл такое обоснование и вынес решение об отказе. А ведь грамотный ответ с разбором фонетических, графических и семантических отличий мог изменить исход дела. 

Приведём несколько случаев из практики патентного бюро «Железно», когда отказ Роспатента удалось преодолеть благодаря грамотной стратегии. 

Кейс №1. Harmful – когда «вредный» бренд оказался безобидным 

Предпринимательница создала молодёжный бренд одежды Harmful. Название дерзкое, запоминающееся – идеально для целевой аудитории. Проблема в одном: дословный перевод с английского – «вредный, опасный». Для Роспатента это стало основанием для отказа: обозначение, по мнению эксперта, противоречило общественным интересам. 

Специалисты «Железно» решили проверить, действительно ли российские потребители воспринимают это слово негативно. Было опрошено около 2 000 респондентов. Результаты оказались показательными: 80% не знали перевода слова Harmful, лишь 43% смогли перевести его верно, а около 60% не считали название противоречащим общественным интересам. Кроме того, эксперты привели в пример уже зарегистрированные знаки с аналогичной «негативной» семантикой: Bad («плохой»), Sinful («греховный»), Dangerous («опасный»). 

Для усиления позиции из заявки были исключены детские, медицинские и религиозные товары. В итоге Палата по патентным спорам, где решалась судьба знака, признала слово «вредный» многозначным. Само по себе оно не оскорбляет человеческое достоинство и не является непристойным. Товарный знак Harmful был зарегистрирован. 

Кейс №2. MINIMALIST – когда нужный бренд уже занят 

Предприниматель развивал бренд ювелирных украшений MINIMALIST. При подаче заявки выяснилось, что в реестре уже есть два знака, мешающих регистрации: The Minimalist и MINIMALUST. И оба в смежных классах. 

Патентный поверенный выстроил стратегию работы с каждым из правообладателей отдельно. Владелец знака The Minimalist не вёл деятельности в интересующем клиента 14-м классе МКТУ (ювелирные изделия). Удалось договориться о продаже прав на знак именно для этого класса и оформить договор отчуждения через Роспатент. 

Со вторым знаком – MINIMALUST – ситуация сложилась иначе. Его владелец закрыл ИП, что формально давало основание для аннулирования знака. Однако бывший предприниматель хотел сохранить обозначение. Вместо длительной процедуры аннулирования удалось найти компромисс: правообладатель уступил знак в нужном 14-м классе. Его письменное согласие приложили к заявке, и Роспатент выдал свидетельство о регистрации. 

Кейс 3. VOLKSAUFZUG – согласие от автомобильного гиганта 

Предприниматель подал заявку на товарный знак VOLKSAUFZUG для лифтов и подъёмного оборудования. В ответ пришёл предварительный отказ. Компания Volkswagen направила в Роспатент возражение, посчитав обозначение сходным со своим товарным знаком. 

Вести переговоры с одним из крупнейших автоконцернов мира – задача нетривиальная. Был реальный риск, что Volkswagen откажется обсуждать вопрос. Но патентный поверенный подготовил аргументированную позицию: сферы деятельности двух компаний принципиально различны (автомобили и лифтовое оборудование), а сами обозначения отличаются по звучанию и смыслу. Стратегия сработала.

Представители Volkswagen согласились с доводами и дали письменное согласие на регистрацию бренда VOLKSAUFZUG. Товарный знак был официально зарегистрирован. 

Отказ Роспатента – это не конец, а начало работы. Как показывают приведённые кейсы, даже сложные ситуации поддаются решению при грамотном подходе. Однако лучше предотвращать проблемы, чем бороться с их последствиями.

Качественно проверяйте знак перед подачей заявки 

Не полагайтесь на онлайн-сервисы. Профессиональная проверка по закрытым базам Роспатента с анализом фонетического, графического и семантического сходства позволяет выявить потенциальные препятствия заранее. А в случае необходимости доработать знак до проходного. Во многих бюро это бесплатная услуга, которая ни к чему вас не обязывает. 

Своевременно и грамотно отвечайте на запросы Роспатента 

Предварительный отказ – это приглашение к диалогу, а не окончательный вердикт. У вас есть шесть месяцев на подготовку аргументированного ответа. Используйте это время: соберите доказательства, проанализируйте судебную практику, подготовьте опросы или экспертные заключения, если это необходимо.

Обратитесь за помощью к профессионалам 

Патентные поверенные знают процедуру регистрации товарного знака изнутри, имеют опыт переговоров с правообладателями и понимают, какие аргументы работают в Палате по патентным спорам. Как показывают кейсы из этой статьи, грамотная юридическая поддержка нередко превращает отказ в успешную регистрацию. 

• Отказ Роспатента можно оспорить. Заявитель может подать возражение в Палату по патентным спорам при Роспатенте в течение четырёх месяцев с даты получения решения об отказе. Если Палата подтвердит отказ, решение можно обжаловать в Суде по интеллектуальным правам. 
  
  

• Стоимость оспаривания зависит от сложности дела. Подача возражения в Палату по патентным спорам облагается пошлиной – 9 000 рублей. Дополнительные расходы могут понадобиться на проведение опросов, подготовку экспертных заключений и услуги патентного поверенного. Ищите подрядчика, который работает «под ключ»: у него ответ на предварительный отказ Роспатента уже включён в стоимость услуги. 
  
  

• Палата по патентным спорам рассматривает возражения в срок до четырёх месяцев с момента подачи. На практике сроки могут варьироваться. Если дело переходит в суд, процесс может занять от шести месяцев до года. 
  
  

• Если ваш знак похож на уже зарегистрированный, есть несколько вариантов действий. Получить письмо-согласие от правообладателя похожего знака, договориться о покупке прав на знак в нужном вам классе МКТУ или выкупить его полностью, доказать различие знаков по фонетическим, графическим или семантическим признакам, а также аннулировать чужой знак, если его владелец не использует его более трёх лет. 
  
  

• Закон не обязывает привлекать поверенного, заявитель вправе действовать самостоятельно. Но патентный поверенный знает процедуру, владеет судебной практикой и умеет выстраивать стратегию защиты. 
  
  

• Повторно подать заявку после отказа можно. Но если основание для отказа не устранено, результат будет тем же. Перед повторной подачей рекомендуется проанализировать причины отказа, при необходимости доработать обозначение и провести повторную проверку. Иногда эффективнее оспорить первоначальный отказ, чем подавать заявку заново.

Чтобы не пропустить интересную для вас статью о малом бизнесе, подпишитесь на наш Telegram-канал и страницу в «ВКонтакте».
biz360